使用他人未用于产品的注册商标构成侵权|——举案说法——光彩——为创业者采撷商业资讯|为创富者传播前沿思想

　　淮海米业公司自1993年以来一直在大米产品包装上使用“神禾大米”字样作为商品名称。由于淮海米业公司将“神禾”作为其大米的商品名称进行了广泛宣传使用，加之该大米无污染、质量好，获得了绿色食品认证，因而深受消费者的喜爱，“神禾”大米在上海等地的消费者中享有较高的知名度，相关消费者都知道“神禾大米”系淮海米业公司生产。
　　此后，淮海米业公司拟将“神禾”文字申请注册商标，但经查询得知，“神禾”文字已被东方面粉厂注册，核准商品类别为第30类，核准使用的商品具体包括“米、面粉、饺子、包子、馒头、面条及米面制品”。但东方面粉厂在实际生产的产品中没有“米、饺子”等部分产品。
　　淮海米业公司认为只要自己不将“神禾”文字作为注册商标使用应该就不属于侵权行为，遂在未取得东方面粉厂授权许可的情况下，继续将“神禾大米”作为商品名称使用于大米包装袋上。
　　2005年5月10日，“神禾”商标注册人东方面粉厂向淮海米业公司所在地的工商行政管理机关书面投诉，要求工商部门依法查处淮海米业公司的商标侵权行为，保护东方面粉厂的注册商标专用权。
　　经工商行政管理机关查实，淮海米业公司2004年1月至2005年4月30日期间，共印制标有“神禾大米”字样的包装袋29万条，销售此包装的大米202万公斤，销售货款总额达568万元。
　　此案在查处过程中，就淮海米业公司是否构成商标侵权行为，工商行政管理机关执法人员、双方当事人及其代理律师之间存在两种截然不同的意见：一种意见认为：淮海米业公司的行为不构成商标侵权行为。
　　理由是：（一）淮海米业公司仅是将“神禾”字样作为大米的商品名称使用，并未作为注册商标使用，主观上无侵权故意；（二）“神禾大米”在消费者心目中已经具有较高的知名度，相关消费者都清楚该大米系淮海米业公司生产。而东方面粉厂没有生产大米产品，在消费者中没有任何知名度，消费者根本不可能将“神禾大米”误认为是东方面粉厂的产品。而且淮海米业公司的大米质量优良，没有侵害消费者的利益；（三）由于东方面粉厂不生产大米，从没有在大米上使用过“神禾”商标，不存在市场份额和销售收入减少的情况，淮海米业公司的行为对其没有造成任何损害，因而不构成商标侵权行为；（四）淮海米业公司的“神禾大米”商品名称使用在先，东方面粉厂侵害了他人的在先合法权利，其“神禾”商标注册不当，应当予以撤销。
　　另一意见认为：淮海米业公司的行为侵犯了东方面粉厂的注册商标专用权。
　　理由和依据是：（一）东方面粉厂在大米产品上享有独占排他使用“神禾”注册商标的权利。淮海米业公司主观上有无侵权故意以及其大米质量如何，均不是商标侵权行为的法定构成要件。
　　我国现行商标法对商标采取核准注册保护制度，《商标法》第五十一条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”也就是说，注册商标专用权的保护范围是以国家商标局核定使用的商品为限，而不是以实际生产和使用的商品为准。注册商标专用权主要包括两个方面的内容，即：商标注册人本人的独占使用权和对他人的禁用权。
　　在本案中，东方面粉厂经国家工商局商标局核定“神禾”文字商标注册于“米、面粉、饺子、包子、馒头、面条及米面制品”之上，依法取得了在大米产品上享有独占使用“神禾”注册商标的权利，这种权利具有完全的排他性。其他任何人未经其许可，均不得在上述任何产品上使用“神禾”商标（包括未注册商标）。至于东方面粉厂实际生产的产品是否涵盖上述全部产品，均不影响法律对其注册商标专用权的保护效力，也不影响其在核定的全部产品上独占使用和禁止他人使用“神禾”商标的法定权利。也就是说，无论淮海米业公司的大米产品质量如何优良，只要是未经东方面粉厂的许可，就不得在大米产品上使用“神禾”商标。至于淮海米业公司主观上有无侵权故意，这只是具体确定处罚幅度时予以考虑的一个酌定情节，并不是商标侵权行为的法定构成要件。
　　（二）淮海米业公司的行为侵害了东方面粉厂潜在的市场份额和经济利益。
　　商标的基本作用是区分商品和服务的来源，注册商标权利人的利益归根结底取决于消费者是否认知其商标所标志的商品或服务。从权利与利益的关系看，侵权行为必然对权利人应当受到法律保护的利益构成实质性损害，包括现实的或者潜在的损害。所谓“利益”，既可以是即时利益，也可以是期待利益，甚至还可以是潜在的经济利益和竞争优势。
　　在本案中，虽然东方面粉厂没有实际生产大米产品，其“神禾”商标也没有在大米产品上使用，但随着经济策略和经营范围的调整以及企业经营规模的扩大，东方面粉厂将来有权根据自身发展情况，选择生产大米产品，并在大米产品上使用自己已经获得国家商标局核准注册的“神禾”商标。但由于淮海米业公司已经先行将“神禾”文字作为大米名称使用，并在消费者中享有了较高的知名度，从而使东方面粉厂将“神禾”注册商标用于自己生产的大米产品上的专用权利和目的已经难以实现，继而失去潜在的大米产品市场和相应的经济利益。
　　此外，由于大米和面粉的消费对象具有一致性，随着“神禾大米”知名度的不断提高，在特定区域内，相关消费者甚至也会将东方面粉厂生产的“神禾”牌面粉与淮海米业公司联系起来，从而在一程度上降低了东方面粉厂的社会知名度，在更大范围内损害东方面粉厂的无形财产权利和长远经济利益。
　　（三）淮海米业公司的行为造成了相关公众的误认，阻碍了东方面粉厂创立自身品牌的正当竞争权利。
　　《商标法实施条例》第五十条规定：“有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；……”现实经济生活中，行为人将他人知名注册商标文字作为自己商品的名称使用的“傍名牌”现象十分普遍，其本质上属于窃取他人商标中所附载的良好商业信誉和商品声誉。
　　在执法实践中，认定侵权行为人将他人注册商标文字作为自己商品的名称使用，在两种情况下产生误导公众的法律后果。第一种情况为：将他人注册商标作为自己商品的名称使用，使公众误认为该商品为商标权利人所生产的商品，或者误认为使用人与商标权利人之间存在某种特殊的联系，此种情况为通常的误导公众情况；第二种情况为：将他人注册商标作为自己商品的名称使用，使公众误认为该商标系该商品生产者的商标或者独有的商品名称，此种情况为反向的误导公众情况。
　　在本案中，商标持有人东方面粉厂因没有生产大米产品，尚未将其“神禾”注册商标在大米产品上进行使用，因此，其“神禾”牌大米尚未被相关消费者所知晓。而淮海米业公司将“神禾”作为大米的商品名称进行广泛使用，在相关消费群体中产生了较高的知名度，相关公众在看到“神禾”文字时，自然会将“神禾”二字与淮海米业公司的大米产品相联系，误认为“神禾”是淮海米业公司的注册商标或者所独有的商品名称。商标持有人东方面粉厂将来如若在其生产的大米上使用“神禾”商标，相关公众主观上基于对“神禾”与淮海米业公司的联系，会对东方面粉厂所生产大米产品的来源产生混淆，反过来误认为是淮海米业公司许可东方面粉厂使用“神禾”名称。
　　（四）淮海米业公司如果认为东方面粉厂的“神禾”商标注册不当，可以依照法定程序申请撤销该商标，但在作出撤销裁定之前，该注册商标仍受到法律保护。
　　本案中，淮海米业公司在大米产品上使用“神禾大米”文字在先，东方面粉厂的“神禾”商标注册在后。如果淮海米业公司认为东方面粉厂的“神禾”商标侵害其在先合法使用权利，则应当根据《商标法》第四十一规定，自该商标注册之日起5年内，请求国家工商总局商标评审委员会依照法定程序裁定撤销该注册商标。
　　在本案中，东方面粉厂的“神禾”商标于1997年5月21日经国家工商局商标局核准注册于大米等产品之上，如果淮海米业公司认为该商标注册不当，则应当于法律规定的5年期间内（2002年5月21日前），依照《商标法》规定的程序向国家工商总局商标评审委员会申请撤销该注册商标，由其依法作出裁定。由于淮海米业公司在法定期限内未及时行使法定权利，其申请撤销权在法律上归于消灭，东方面粉厂的注册商标具有了绝对的法律效力，只要其依法办理商标续展，其商标专用权就永久受到法律的保护。
　　据此，此案经工商行政管理机关案件审批领导小组讨论，最终认定淮海米业公司的行为构成商标侵权行为，依法对其作出了“责令停止侵权行为，处以罚款20万元”的行政处罚决定。当事人在法定期限内未申请行政复议，亦未提起行政诉讼。