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市场未动 商标先行

http://www.gcmag.cn  2005年第7期《光彩》杂志
■蔡伟

　　某些国外企业正在通过商标抢注制造贸易壁垒，试图以此阻挡中国企业进军国际市场。经验告诉我们，要开拓国际市场，一定要——

　　今年3月，在中国商务部官员斡旋下，海信与德国博世——西门子（博西家电）终于达成和解协议，了结了长达几年的商标纠纷。博西家电同意将其在德国及欧盟其他地区注册的“HiSense”商标转让给海信集团，同时撤销对海信的商标诉讼，海信亦撤销针对博西家电的所有商标注册申请，同时向博西家电支付“6位数”欧元的转让费。　　
　　反思海信的尴尬局面，家电专家刘步尘就评论说，海信不能在将来有可能进入的国家率先注册自己的商标，直到5年后的今天才向西门子提出商标权的问题，说明海信缺乏充分的预见性或者说国际视野，而这恰恰是中国企业普遍存在的问题。海信副总裁郭庆存也认为，此前，海信在国际市场采用的是商标战略与市场战略并行、不做无谓注册的策略，这是导致出现上述麻烦的主要原因。他由此告诫同行：要开拓国际市场，一定要“市场未动，商标先行”。　　
　　海信的遭遇并非个案，2004年7月，厦门东林电子有限公司进军欧洲市场时被德国、英国、法国、西班牙等国拒绝，理由是其拥有的英文FIREFLY（萤火虫）商标在当地已被西门子旗下的全资公司欧司朗注册。另外，上海德士、中轻青岛分公司、上海奥利玮、广州惠之星、佛山电器等5家灯具企业的商标也被西门子抢注。
 
　　名企商标遭抢注，国外市场遇阻力　　
　　商标抢注，对国内企业来说并不是陌生的事了。早在上个世纪80年代，国际市场上就出现了不少外商抢注我国商标的现象。我国企业曾用“鹦鹉”商标到英国销售毛线，物美价廉，非常畅销，但未及时注册。日本商人发现后，也采用“鹦鹉”牌商标生产毛线并进行了商标注册，接着以我方假冒为由，要求我方停止使用该商标，为此我方只得换商标。另外中国的芭蕾系列化妆品长期畅销日本、东南亚地区，但由于商标没有及时在日本申请注册，被一外商以300美元的注册费用抢先注册，致使中方产品不能出口日本，最后花了20万美元才买回该商标。其它的还有“凤凰”、“蝴蝶”商标在印度尼西亚被抢注，“红星”二锅头在欧盟等地被抢注，“大白兔”、“英雄”、“杏花村”在日本被抢注，“阿诗玛”在菲律宾被抢注…… 
　　据报道，目前国内商标进入了被境外抢注的高峰期，驰名商标、知名商标和原产地保护产品名称是境外抢注的热门。国家有关部门2004年6月公布的一份商标监测报告显示，包括拉芳、六神、舒蕾、雕牌、雅芳、大宝、小护士、满婷、立白、采诗等在内的13件家喻户晓的内地知名日化商标已经在香港遭抢注。
　　我国不少出口企业商标法律意识淡薄，才让很多投机者有机可趁。一些出口商标所有者虽然在国内对其商标进行注册，取得了商标专用权，但却忽视了商标专用权的地域性特征，未在进口商品的国家或地区取得商标专用权，而被国际商标“猎手”趁机抢注；另外一些企业当其商标被抢注后，采取消极态度，要么忍气吞声，要么高价买回其被抢注的商标，而不是利用法律武器来维护自己的合法权益。这些原因都导致了国内的商标在国外屡屡遭到抢注。统计表明，我国这几年虽然商标的申请数量增幅很大，但相对数量还是很小。发达国家和地区产品商标的注册率在35％以上，而据有关资料显示，我国目前只有 15％左右，也就是说有近 85％的产品没有注册商标。我国企业的商标意识可见一斑。
　　从一定意义上讲，商标抢注行为能够唤醒至今仍处于糊涂状态的中国企业的商标意识，树立现代企业的经营观念。商标抢注在迫使我们交了巨额学费后，赎回来的商标将能够真正唤醒中国企业的商标意识。 

　　预防抢注补遗漏，熟知法律成利器
　　预防抢注是国内企业急需做好的亡羊补牢之策，而这些措施中，法律是保护商家合法权益的利器。　　
　　目前，世界各国的商标法在商标确认方式上主要有两种；一是注册制，即商标权通过商标主管机关的注册取得，由先申请注册的当事人取得商标权，而不问该商标的使用期限的先后；二是使用制，即商标权通过使用该商标的事实而取得，由先使用商标的当事人对该商标拥有专用权，而不问商标注册期限的先后。　　
　　在注册上，商标的国际注册又有两种方式，即国外逐一国家注册和国际注册。逐一国家注册是指我国商标申请人通过委托代理机构，根据出口的需要，有针对性地到某个或某几个国家逐个办理商标注册手续。商标的国际注册则根据有关的国际条约或协定，在成员国之间的商标注册。根据《马德里协定》的规定，商标国际注册机关是知识产权国际局。一旦一项商标取得国际局的注册，便可以成为国际注册商标，具有跨国效力，即在马德里协定成员国普遍生效。这种“一次注册，多国有效”的特殊效果，在一定程度上突破了商标权的地域性，节约了注册费用，提高了注册效率。因为我国也是《马德里协定》的成员国之一，因此，我国企业也可以利用这种便利，申请国际注册。　　
　　而对于实行使用制的国家，根据其国内商标法，商标注册本身并不产生商标权效力，因此，在这类国家，尽管外国厂商抢先注册了我国的出口商标，如果我国厂商能够证明自己是该国市场上最先使用该商标的当事人，则可请求注册国撤销外国厂商的抢先注册。如我国福建省“雄鸡”牌蚊香在非洲和南美洲十分畅销，尼日利亚一个商人见有利可图，曾抢先在当地注册，并向我方提出独家经营该商品的要求。在遭到拒绝后，该商人便向当地法院起诉，指控我方侵犯其商标权，高额索赔。后经证明，我方商人先于尼日利亚商人使用“雄鸡”牌商标(尼日利亚采用“使用在先”原则)，我方才打赢了这场官司。因此，我国企业也应密切注意进口国的商标注册信息，一旦发现他人的抢注行为，应及时主张权利。　　
　　如果我国企业的商标是驰名商标，那么受保护的力度会更大。以对成员国的驰名商标实施特殊保护为其基本内容之一的《巴黎公约》规定：“禁止在相同或类似商品上使用与成员国中驰名商标相同或近似的标记，不得接受这种标记的注册申请，一旦发生不当注册，则赋予商标所有人提出争议的权利，即对已获得的注册予以撤销。”鉴于外国厂商抢先注册的我国出口商标一般都是在当地有一定知名度的商标，因此，我国企业应当积极运用《巴黎公约》中的有关驰名商标保护条款，恢复对自己的商标拥有的权利。在这一方面，我国就曾有成功的例子，如“同仁堂”商标在日本被抢注后，在我国企业和有关部门的共同努力下，日本商标注册机关认定“同仁堂”是一项驰名商标，并撤销了对“同仁堂”的抢先注册，从而挽回了中方企业的损失。　　
　　同时，因为商标具有时效性的特点，《马德里协定》对各国商标法及其商标权的保护规定了严格的时效性，超过保护期，商标权就丧失效力。但是它同时也规定，在保护期满后可以办理续展手续，次数不限，批准后商标权继续有效。因此，我国出口企业取得在国外市场的商标专用权后，还须根据保护期限，及时办理续展手续，以防止商标权的丧失。

　　政府企业齐努力，共筑商标防护墙　　
　　对商标的保护不是件容易事，可以说保护我国出口商品商标权既涉及到众多企业，又涉及到有关政府部门。　　
　　首先是企业要树立超前的商标意识。知识产权界人士建议，一些比较大的企业可以设立一个知识产权部门，专门负责管理和规范企业的专利和商标事宜，定期向企业高层传递信息；规模较小的企业，则可以聘请专门的法律顾问，尽量少走弯路。对于一些已经在全国有影响力的品牌，相关企业要扩大其保护的范围，可以多注册一些防御性商标（所谓防御性商标，即指同一个商标所有人在本商标所使用的商品以外的其它商品上注册的同一商标），防止“傍名牌”、“ 搭便车”。据了解，海尔集团在海尔产品刚刚打开市场之际，就在商标局将一系列的产品种类都进行了“海尔”商标的注册，这应该值得很多商家学习。　　
　　其次，有律师建议，对于市场价值大的商标，商家应密切关注《商标公告》，及时对当地或周边国家进行商标使用和申请的监视，条件允许的应委托专业律师事务所对重点国家甚至是在全球范围内对重点商标进行常年监视，如发现相同或近似商标，及时向国家工商总局提出异议，一旦发现有人抢注，应及时委托律师进行异议、争议或者提出撤销诉讼，必要时也可以协商谈判，以促使对方转让或者放弃商标；应尽量在当地国家海关对注册商标进行海关备案，对各种商标侵权产品或行为及时进行查处；对在海外各国的销售注意保存各种带有商标的使用证据的原件或公证件，如发票、提货单、广告材料、实物照片、合同等，对网上证据等易灭失证据及时进行公证保存。这些对很多企业来说也不无现实意义。　　
　　同时，政府在此类纠纷中也要扮演重要的角色。据称，此次海信和博西家电和解的背后最主要的推动力量是政府。事件发生后 ，中国商务部高调介入了此案的调解，欧盟驻华贸易官员也做了大量的工作，可以说，他们的影响力对事件的圆满解决功不可没。专家就建议，“发达国家的政府经常出面到中国和其他一些发展中国家，以政府身份为自己的企业谋求知识产权方面的权益。中国政府也要慢慢习惯于做这件事，这也是国际惯例。”
　　除了解决纠纷以外，政府还可以发挥自身的信息资源优势，建立预警机制，做好对商标公告的监视，防止境外炒家对我国企业商标的冒用、抢注；一旦发现申请注册的商标与我国企业的注册商标相同或近似的，应立即通知国内相关企业，并通过官方途径与抢注方交涉、协商，为国内的商标，尤其是知名商标保驾护航。
　　编辑 何健(hej@gcmag.cn)

商标抢注4问

　　一、如何鉴定商品在欧共体是否被使用？ 
　　答：只要你的产品在市场上作为商业性的产品出售，即在欧盟零售店供消费者购买，就可以证明你的商品构成使用，即拥有商标权。 
　　二、在25个欧盟成员国中，其中有一个国家已经抢注了我们公司的商标，那我们可否申请在其他24个国家商标注册和保护？ 
　　答：欧盟商标申请成功后，在所有成员国有效。对以前注册产品商标的所有者，欧盟商标申请可以有先前的权利提供反对，并且有很大机会反对成功。如果反对成功，欧盟商标就可以成为该国商标。 
　　三、我们公司商标的符号“AB”，在欧盟其他国家已经有人申请注册，如我们提出与　　“AB”相似的符号，那我们可否到欧盟进行商标注册申请？ 答：你们到欧盟进行申请并无障碍。如你在欧洲注册，早前申请符号的所有人可以提出反对，如果反对有效，欧盟将不可以接受你们的申请，但双方可以协商。另外，欧盟是否接受你们的申请，主要看商品或服务的相似度，如在“A”和“B”之间增加符号，对申请是否成功也有一定影响。 
　　四、我们公司1999年就在欧盟商标管理局注册商标。2004年5月1日，拉脱维亚、立陶宛正式加入欧盟。后来我们发现2003年时我们公司的商标已经在这两个国家被别人注册。我们该怎么办？ 
　　答：欧盟的商标注册可以推及新成员国。这两个国家加入欧盟后，欧盟商标在这两个国家同样有效。企业可以考虑观察被抢注商标在这两个国家的使用情况，找出它的弱点，然后申请取消它的商标注册。